Na to vprašanje je pred kratkim dne 22. 10. 2020 odgovorilo Sodišče EU v združenih zadevah C‑720/18 in C‑721/18 Ferrari SpA v DU. Natančneje je sodišče odločalo o vprašanju, ali preprodaja vozil Ferrari in njihovih nadomestnih delov pomeni resnično in dejansko uporabo (»genuine use«) blagovne znamke Testarossa v skladu s prvim odstavkom 12. člena Direktive 2008/95/ES[1] (nekdanja direktiva o znamki; danes 19. člen Direktive 2015/2436[2]; 52.b člen slovenskega ZIL-1[3])? Ali se v skladu z isto določbo znamko resnično in dejansko uporablja, ko imetnik znamke ponuja storitve, ki ne uporabljajo blagovne znamke, ampak so namenjene že prodanemu blagu?

Družba Ferrari je od leta 1987 pri WIPO imetnica naslednje registrirane mednarodne znamke:

za naslednje proizvode iz razreda 12 v smislu Nicejske klasifikacije: »Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, zlasti avtomobili, in njihovi deli«.

Ista znamka je bila leta 1990 registrirana tudi pri Nemškem uradu za patente in znamke za naslednje proizvode iz razreda 12: »Vozila, ki se uporabljajo na kopnem, zračna vozila in vodna vozila ter njihovi deli; motorji za kopenska vozila; sestavni deli vozil, in sicer vlečne kljuke, prtljažniki, prtljažniki za smuči, blatniki, snežne verige, zračni deflektorji, opore za glavo, varnostni pasovi, otroški varnostni sedeži.«

Nemško deželno sodišče je zaradi razveljavitve zaradi neuporabe odredilo izbris dveh znamk »Testarossa« družbe Ferrari, registriranih pri WIPO in Nemškem uradu za patente in znamke (v nadaljevanju skupaj: »sporni znamki«), ker družba Ferrari v neprekinjenem obdobju 5 let ni resno uporabljala teh znamk v Nemčiji in Švici za proizvode, za katere sta bili registrirani, zato je družba Ferrari zoper odločbi tega sodišča vložila pritožbo Nemško višje deželno sodišče.

Družba Ferrari je v obdobju med letoma 1984 in 1991 tržila model športnega vozila pod imenom »Testarossa«, do leta 1996 pa modela 512 TR in F512 M, ki sta prvonavedeni model nasledila. Družba Ferrari naj bi leta 2014 proizvedla samo en primerek modela »Ferrari F12 TRS. Družba Ferrari je v obdobju, ki je upoštevno za presojo uporabe spornih znamk, slednji uporabljala za označevanje nadomestnih delov in dodatkov za zelo draga luksuzna športna vozila, ki so se predhodno tržila pod tema znamkama. V teh okoliščinah je Nemško višje deželno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču EU v predhodno odločanje predložilo (med drugim) zgoraj navedeno vprašanje.

Sodišče EU je glede na vse okoliščine razsodilo:

1. Prvi odstavek 12. člena Direktive 2008/95/ES je treba razlagati tako, da je treba za znamko, registrirano za kategorijo proizvodov in nadomestnih delov, ki te proizvode sestavljajo, šteti, da se je »resno uporabljala« (»genuine use«) v smislu navedenega člena za vse proizvode, ki spadajo v to kategorijo, in nadomestne dele, ki te proizvode sestavljajo, če se je tako uporabljala le za nekatere od teh proizvodov[4], kot so draga luksuzna športna vozila, oziroma zgolj za nadomestne dele ali dodatke za nekatere od navedenih proizvodov, razen če je iz upoštevnih dejstev in dokazov razvidno, da potrošnik, ki želi kupiti iste proizvode, slednje zaznava kot samostojno podkategorijo kategorije proizvodov, za katero je bila zadevna znamka registrirana.
2. Prvi odstavek 12. člena Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da lahko imetnik svojo znamko resno uporablja, kadar naprej prodaja rabljene proizvode, dane na trg pod to znamko.
3. Prvi odstavek 12. člena Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da imetnik znamke svojo znamko resno uporablja, kadar opravlja nekatere storitve v zvezi s proizvodi, ki so se pred tem tržili pod to znamko, pod pogojem, da se te storitve zagotavljajo pod to znamko.

Glede na vse navedeno lahko rečemo, da je ta zadeva uporabna, ker v bistvu potrjuje, da je nadaljnja prodaja vozil in njihovih nadomestnih delov »resnična in dejanska uporaba«, in torej to ni razlog za izbris znamke iz registra.